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浅析答复创造性问题时避免引起单一性问题的几种修改方式

总第174期 李佳佳 北京康信知识产权代理有限责任公司 专利代理师 王侠 北京康信知识产权代理有限责任公司 专利代理师发表,[专利]文章

专利法》第二十二条第三款规定了创造性的概念:“创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。”

专利法》第三十一条规定了单一性的概念:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。”

作为专利代理师,对于发明专利申请的创造性问题并不陌生,因为“缺乏创造性”是在答复审查意见通知书时最常遇到的一类问题。当权利要求书中同时限定了两项以上发明时,专利代理师就要注意在答复创造性问题时,应避免出现新的单一性缺陷;对此,笔者将结合日常办案实践简要介绍具体操作方法和注意事项。为清楚说明,笔者将结合几个案例说明可能伴随创造性问题出现的单一性缺陷的情况,以及针对这些情况的修改策略。

案例1 权利要求书中包含多组权利要求,所有独立权利要求均被指出不具备创造性

权利要求举例如下:
“1.一种清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述清洁器供应和处理系统包括:
器具,包括用于对接清洁器的对接站;以及
管道设施,分别将所述对接站连接至所述清洁器的储水容器和回收容器。
2.根据权利要求1所述的清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述器具是马桶。
3.一种清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述清洁器供应和处理系统包括:
器具,包括用于对接清洁器的对接站;以及
供水系统,用于对所述器具供水。
4.根据权利要求3所述的清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述器具是洗碗机。
5.根据权利要求3所述的清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述器具包括用于设置所述对接站的基座。”

假设审查员在审查意见通知书中指出,独立权利要求1和3都不具备创造性,同时审查员没有针对从属权利要求2和4指出存在创造性缺陷。经专利代理师分析确认认为,审查员指出的缺乏创造性的意见是合理的,此时需要对相关权利要求进行修改以克服缺乏创造性的缺陷。

由于审查员没有针对从属权利要求2和4指出存在创造性缺陷,同时没有指出权利要求2和4存在问题,这通常表示审查员默认权利要求2和4的技术方案是具备创造性的,即权利要求2中的附加技术特征“所述器具是马桶”以及权利要求4中的附加技术特征“所述器具是洗碗机”,均是对现有技术作出贡献的特定技术特征。

由于权利要求2中限定的器具是马桶,权利要求4限定的器具是洗碗机,显然,这两个特定技术特征不是相同的特定技术特征,也不属于相应的特定技术特征。因此,如果在对独立权利要求1和3进行修改时,将权利要求2的特定技术特征合并到权利要求1中,将权利要求4的特定技术特征合并到权利要求3中,将导致修改后的权利要求1和权利要求3之间不具有相同或相应的特定技术特征,从而会导致修改后的权利要求1和权利要求3之间不具备单一性。

因此,在答复这类审查意见时,优先的答复方式应该是从审查员未驳回的其他权利要求或者说明书中,寻找既适用于第一组权利要求又适用于第二组权利要求的技术方案的技术特征,并将相应的技术特征同时合并到权利要求1和权利要求3中,以保证修改后的权利要求1和3之间具有相同或相应的特定技术特征。这样,不但能够克服创造性缺陷,而且不会产生新的单一性缺陷。例如,在本案例中,申请人可以考虑选择将审查员未驳回的权利要求5的附加技术特征同时合并到权利要求1和3中,使其具有相同的特定技术特征,从而具有单一性。

案例2 权利要求书中包含多组权利要求,多组权利要求中的部分组权利要求被指出不具备创造性

权利要求举例如下:
“1.一种清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述清洁器供应和处理系统包括:
器具,包括用于对接清洁器的对接站;以及
管道设施,分别将所述对接站连接至所述清洁器的储水容器和回收容器。
2.根据权利要求1所述的清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述器具包括用于设置所述对接站的基座。
3.一种用于对清洁器进行供应和处理的方法,其特征在于,所述方法包括:
提供包括用于对接清洁器的对接站的器具;以及
提供分别将所述对接站连接至所述清洁器的储水容器和回收容器的管道设施,
其中,所述器具是洗碗机。”
假设审查员在审查意见通知书中指出,权利要求1不具备创造性,同时没有指出权利要求2和3存在相应问题。经专利代理师分析认为,审查员指出的缺乏创造性的意见是合理的。为了克服权利要求1不具备创造性的缺陷,需要对权利要求1进行修改。
审查员没有指出独立权利要求3存在缺乏创造性问题,这通常表示审查员默认权利要求3是具备创造性的。在对权利要求1进行修改时,为了保证修改后的产品权利要求1与对应的方法权利要求3之间具备单一性,首先应该将这两个权利要求进行对比,以确定权利要求3中对现有技术做出贡献的特定技术特征。

对于本案例,权利要求1和3中都具有的技术特征为“器具”和“管道设施”。由于权利要求1已经被认定为不具备创造性,故这两个特征并非是特定技术特征。由此进一步推断,权利要求3中最后一个特征“所述器具是洗碗机”才是对现有技术带来创造性的特定技术特征?;诖?,申请人可以选择将该特定技术特征合并到权利要求1中,以克服权利要求1不具备创造性的缺陷,同时也能确保修改后的产品权利要求1和方法权利要求3之间具备单一性。

在本案例中,由于权利要求2也被审查员默认是具备创造性的,其附加技术特征“所述器具包括用于设置所述对接站的基座”也同样构成对现有技术做出贡献的特定技术特征。如果将权利要求2的该特定技术特征合并到权利要求1中,同样能够克服权利要求1缺乏创造性的缺陷。

然而,由于权利要求2的该特定技术特征“所述器具包括用于设置所述对接站的基座”,与权利要求3中的特定技术特征“所述器具是洗碗机”不是相同或相应的特定技术特征,在将权利要求1与2合并的情况下,将会导致修改后的权利要求1与权利要求3之间由于不具有相同或相应的特定技术特征而不具备单一性。

另外,在这一类涉及缺乏创造性的审查意见通知书中,如果遇到不容易判断审查员所认可的独立权利要求中的特定技术特征时,申请人也可以从审查员未驳回的其他权利要求或者说明书中,寻找可同时适用于多组权利要求的技术特征,并将相应的技术特征合并到不同组的独立权利要求中。例如,在本案例中,申请人可以将权利要求2的附加技术特征同时合并入独立权利要求1和3中,从而解决多个独立权利要求之间的单一性问题。

案例3 权利要求书中包含一组权利要求,独立权利要求被指出不具备创造性

权利要求举例如下:
“1.一种清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述清洁器供应和处理系统包括:
器具,包括用于对接清洁器的对接站;以及
管道设施,将所述对接站连接至所述清洁器。
2.根据权利要求1所述的清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述器具是马桶。
3.根据权利要求1所述的清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述器具是洗碗机。
4.根据权利要求1所述的清洁器供应和处理系统,其特征在于,所述器具包括用于设置所述对接站的基座。”

假设审查员在审查意见通知书中仅指出独立权利要求1不具备创造性,而没有针对从属权利要求2-4指出存在创造性缺陷。这种情况下,一般而言,将权利要求2-4中任一项的附加技术特征合并到权利要求1中,都可以克服权利要求1不具备创造性的缺陷。

作为第一种修改方式,申请人可以考虑将权利要求2或3的附加技术特征合并入权利要求1的方案中。然而,可以注意到,权利要求2的附加技术特征“所述器具是马桶”与权利要求3的附加技术特征“所述器具是洗碗机”,显然属于不同的实施例,即,所述器具不可能同时是马桶和洗碗机。

因此,如果将权利要求2的附加技术特征合并入权利要求1中,则权利要求3不能再从属于权利要求1,申请人可以考虑将权利要求3的方案从本申请中删除,并视情况决定是否基于删除的技术方案提交分案。同样地,如果将权利要求3的附加技术特征合并入权利要求1中,则权利要求2不能再从属权利要求1,申请人可以考虑将权利要求2的方案从本申请中删除,并视情况决定是否基于删除的技术方案提交分案。

假设申请人不希望从本申请中删除权利要求2或3的技术方案,而期望将权利要求2和3分别改写为独立权利要求的形式,在这种情况下,基于权利要求2的技术方案(权利要求1+2)与基于权利要求3(权利要求1+3)的技术方案之间,并不具备对现有技术作出贡献的相同或相应的特定技术特征,后续可能会引起关于单一性缺陷的审查意见,导致审查流程延长。

由此看出,如果申请人期望同时保留权利要求2和3的技术方案的话,则第一种修改方式并非是一种优选的修改方式。

为了克服缺乏创造性的缺陷同时避免引起单一性的问题,对于本案例,作为第二种修改方式,申请人可以考虑将权利要求4的附加技术特征“所述器具包括用于设置所述对接站的基座”合并到权利要求1中。如此一来,权利要求2的技术方案(权利要求1+2+4)与权利要求3的技术方案(权利要求1+3+4)将具有相同的特定技术特征“所述器具包括用于设置所述对接站的基座”,从而二者之间将具备单一性。

总结

综合上述三个案例的答复策略,笔者认为,针对具有多个独立权利要求的专利申请,当专利代理师遇到“缺乏创造性”的审查意见时,可以考虑按照如下思路进行分析和答复。

第一,首先分析本申请和对比文件方案之间的差别,找出对现有技术作出贡献的一组或多组特定技术特征,每一组技术特征实质上对应于一个发明点,并且每一组技术特征可包括一个或者多个特征。

第二,当存在多组特定技术特征时,可以采取多种方式对独立权利要求1进行修改。专利代理师可以建议申请人优先选择适合于并入所有独立权利要求的一组技术特征,该组技术特征需满足修改不超范围且修改后的方案的多个特征之间无相互矛盾之处。当然,专利代理师也可以让申请人自行选择一组最重要的、最期望得到?;さ募际跆卣?,并且将该组技术特征并入独立权利要求1的方案中。

第三,如果所选择的那组技术特征也适于并入其他独立权利要求中,则需将该组技术特征并入其他独立权利要求中,以使得所有独立权利要求之间具备单一性。然而,如果该组技术特征显然不适于并入其他独立权利要求中的一个或多个,则需要建议申请人考虑将相关独立权利要求及其从属权利要求从本申请中删除,并且视情况决定是否基于删除的技术方案提交分案。



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